Il diritto esclusivo sul marchio nel territorio nazionale è conferito dalla registrazione, consistente nel rilascio di un attestato, da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
Perché registrare il marchio
Molti sono i vantaggi connessi alla registrazione del marchio: il diritto all’uso esclusivo del segno è essenziale per lo svolgimento della funzione distintiva e permette di vietare ai terzi la registrazione e l’uso dello stesso segno o di segni confondibili o comunque interferenti con la sua sfera di rilevanza.
Il diritto esclusivo all’uso del marchio ha natura reale, sicché la sua violazione va ravvisata in ogni abusiva riproduzione, indipendentemente da qualsiasi connotazione soggettiva di buona o mala fede e, quindi, dalla presenza della colpa o del dolo nel soggetto che abbia dato luogo all’abuso.
La titolarità del marchio registrato attribuisce, inoltre, al titolare la possibilità di concedere lo stesso in licenza d’uso e stipulare contratti di merchandising e franchising.
Viceversa, nel caso si volesse utilizzare un segno senza procedere alla sua registrazione, si devono considerare i rischi connessi ai diritti che i terzi potrebbero legittimamente esercitare sullo stesso segno, perché da questi già registrato od utilizzato.
Oggetto della registrazione
Il marchio è uno strumento di comunicazione ed, in quanto tale, deve poter essere rappresentato graficamente. Ciò nonostante, la rappresentabilità grafica, richiesta dalla legge, deve intendersi con riguardo al procedimento di registrazione e non con riguardo alla natura ed all’uso del segno.
La registrazione può quindi concernere:
marchi denominativi, se costituiti da nomi comuni e di fantasia, nelle più varie combinazioni di parole;
marchi figurativi o emblematici, se costituiti da figure, lettere o numeri, riproduzioni di oggetti del mondo reale o disegni fantastici;
marchi nominativi, consistenti nel nome del produttore;
marchi misti o complessi, se risultanti dalla combinazione di elementi emblematici, figurativi e nominativi.
Si consideri, inoltre, che il limite della rappresentabilità grafica va interpretato in modo elastico, potendo costituire marchio anche:
le combinazioni o tonalità cromatiche;
i suoni;
le forme del prodotto o della sua confezione.
Il segno, per potere costituire oggetto di registrazione come marchio, deve, peraltro, presentare determinati requisiti di validità, ovvero: capacità distintiva, novità, verità e liceità.
La domanda di registrazione del marchio deve inoltre contenere l’elenco dei prodotti o dei servizi che esso è destinato a contraddistinguere. La catalogazione di riferimento è data dall’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 e successive modificazioni, che classifica vari generi di prodotti e servizi, suddividendoli in quarantacinque classi merceologiche e raggruppandoli per prodotti e servizi tra loro omogenei.
Chi può registrare il marchio
Soggetto legittimato alla registrazione non è solo l’imprenditore; chiunque può validamente registrare un marchio, anche se non ha alcuna intenzione di utilizzarlo per i propri prodotti, e si proponga solo di concedere a terzi la facoltà di utilizzare il marchio per contrassegnare i loro prodotti.
Tale regola generale subisce tuttavia dei limiti in relazione a certe categorie di segni, la cui registrazione è riservata a determinati soggetti od a chi ne riceva l’autorizzazione. È l’ipotesi dell’uso come marchio del ritratto o del nome altrui, dell’uso come marchio di segni notori, dell’uso come marchio di segni che violerebbero altrui diritti di esclusiva, ovvero l’altrui diritto d’autore, di proprietà industriale od altro diritto esclusivo di terzi.
La procedura di registrazione
La procedura che conduce alla registrazione del marchio si articola in più fasi: dopo il deposito della domanda presso l’UIBM o una Camera di Commercio, segue una fase di esame della regolarità formale e dell’esistenza d‘impedimenti assoluti alla registrazione da parte dell’Ufficio.
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della domanda di marchio sull’apposito Bollettino dei marchi chiunque sia interessato può indirizzare all’UIBM osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso dalla registrazione. Tali osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti dall’Ufficio, sono comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Infine l’Ufficio, compiuto l’esame, decide sulla domanda, accogliendola o respingendola.
Effetti della registrazione
La registrazione, ed il conseguente diritto di esclusiva, ha efficacia per dieci anni decorrenti dalla data di deposito della domanda. La registrazione può tuttavia essere rinnovata per successivi periodi di dieci anni, senza alcun limite temporale.
Il diritto di esclusiva si estende a tutto il territorio nazionale.
L’avvocato Maccagnani è abilitato a redigere e depositare domande di marchio italiano.